Marka Tescil Korumasının Devam Etmesinde Önemli Şart: Kullanıyorsan İspatla!

2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanununun (SMK) getirdiği en önemli yeniliklerden biri kullanım ispatı talebi ve zorunluğudur.
Bahsedilen kullanım talebi şu an için; marka tescil başvurularının, tescil verilmek üzere yayınlandığı marka bülteninde, tescil edilmek üzere yayınladığı iki ay içinde, markaya benzer diğer marka sahip(leri) tarafından yapılan itirazlara, marka başvurusu sahibi tarafından hazırlanan itiraza karşı görüş bildirme, diğer bir ifadeyle savunma itiraz sahibinden talep edilmektedir. Talep, marka başvurusuna konu olan markaya benzer markanın, son beş yıl için aktif olarak kullanıldığını deliller ile ispat edilmesinin talebidir. Söz konusu kullanım ispatı SMK’nın aşağıda belirtilen maddesine dayanır.

Markanın Kullanılması (Madde 9)

1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından, marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.
2) Aşağıda belirtilen durumlarda birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:
Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.
3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

Konuyu şu şekilde netleştirelim. ABC olarak bir giyim markası tesciliniz olsun. Bu markayı tescil alırken sadece giyim tekstilini değil aynı zamanda – bir gün lazım olur düşüncesiyle- gıda sınıfı olan 29. sınıfta da tescillediniz. Marka tescil tarihiniz de 01 Mart 2016 olsun. Siz yoğun olarak ABC etiketli gömlek, kazak, ceket, pantolon gibi tekstil ürünleri satışı gerçekleştirdiniz ve ABC markasına satış faturalarınızda, fuar katılım kayıtlarınızda ve reklamlarınızda yer verdiniz. Ancak tüm bu kullanımlar sadece giyim tekstili için olan kullanımlar; asla 29. sınıfta yani gıda da kullanmadınız.

Peki ne zamana kadar? 02 Mart 2021 tarihine kadar; yani tescil tarihiniz olan 01 Mart 2016 tarihinden itibaren beş yıl bir gün içerisinde herhangi bir zaman diliminde kullanmadınız ve/veya kullanımınızı ispat edemiyorsunuz. Bu durumda markanız gıdanın bir sınıfı olan 29. sınıfta hükümsüzdür.

Bu hükümsüzlük şu an için Sınai Mülkiyet mahkemelerinde açılacak hükümsüzlük davasında onaylanır ve markanızdan 29. sınıf çıkarılır. Bunu şimdi belirtmemizin sebebi, ilerleyen dönemde yürürlüğe girecek uygulama ile Türk Patent ve Marka Kurumuna (TPMK), üçüncü kişiler tarafından ABC markası ile ilgili marka sahibinden ‘kullanım ispatı talebine’ karşı marka sahibi tarafından kullanıldığına dair ispat sunulamaz ise bahsedilen hükümsüzlük geçerli olacağı içindir.

Bahsedilen durum sadece asıl sınıfınız olmayan sınıflar için geçerli değil; yoğun olarak kullandığınız ürün veya hizmet markalarınız için de geçerlidir. Eğer marka tescil kullanım ispatınızı resmi deliller yoluyla sağlayamıyorsanız, açılacak hükümsüzlük talebi veya ilerleyen dönemlerde TPMK’ye sunulacak “Marka Tescil Kullanım İspatı” talebi ile yoğun olarak kullandığınız, marka tescili ile korumaya aldığınız markanız elinizden gidecektir. Bu tehlikeyi bilerek dikkatli olmalı ve mutlaka kullanıma yönelik dijital arşiv oluşturmalısınız.

Bahsi geçen marka tescil kullanım ispatı talebi, giriş paragrafında da belirtildiği gibi, şu an için yoğun olarak benzer markaya itiraz dosyalarında ele alınır. Marka bülteninde tescil edilmek üzere yayınlanan benzer veya benzer olduğu iddia edilen marka tescil başvurusunun sahipleri, itiraz edenlerin itirazından kurtularak tescile gidebilmek için marka tescil kullanım ispatı talebi yapmaktadırlar. Bu talep, marka tescil başvuru sahibinin doğal bir hakkı olarak kullanılmaktadır. Eğer önceki marka sahibi, markayı son beş yılda aktif olarak kullandığını ispat edemezse, marka bülteninde yayınlanan markaya yapılan itiraz TPMK tarafından reddedilmekte ve markanın tesciline karar verilerek tescilli marka kullanım ispatı sağlanmış olur.

Bu arada marka kullanım ispatı talep edilebilmesi için marka patent tescil tarihinin üzerinden 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir

Tescilli Marka Kullanım İspatı İçin Ne Yapılmalıdır?

Bu konuyu daha önce ele aldığımız yazımızdaki ilgili pasajı buraya alarak içeriğe genişlik kazandırmış olalım.

Marka Kullanım İspatı İçin Sunabileceğiniz Deliller

Faturalar
Tescilli markanıza faturalarda mutlaka yer verin. Faturalar resmi evrak niteliği taşıdığından, yapmış olduğunuz faaliyetleri mal, hizmet, tarih ve fiyatları ile gösteren en güçlü delildir. Bu sayede, marka tescil kullanım ispatı sağlamış ve marka patentini garanti altına almış olursunuz. Örneğin; tekstil ürünü, kozmetik veya paketlenmiş gıda vb. gibi ürünlerin satışını yapıyorsanız mutlaka fatura veya fişte tescilli markanız yer almalıdır. Bu sayede tescilli marka kullanım ispatı sağlanmış olacaktır. ABC ayakkabı veya ABC Pirinç gibi.

Katalog ve Fiyat Listesi

Katalog ve fiyat listeleri resmi faturalarınızı destekler nitelikte olup faaliyetleriniz ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapıldığını da göstermektedir. Ama mutlaka katalog tarihi, bir barkod vb. bir yolla resmileştirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Hazırladığınız katalog ve fiyat listelerinde markanızın yer alması son tüketici ile marka üzerinden satış etkileşimi gösterdiğiniz için kullanıma yönelik önemli bir delil olacaktır. Örneğin; ABC Boya, ABC Makine gibi.

Ürün, Ambalaj ve Tabela

Marka tesciline konu ürünlerin, ambalajların ve bu ürünlerin satışı yapılan yere ait görsellerin şüpheye yer bırakmayacak şekilde kayıt altına alınması da markanızın korunmasına katkı sağlayacak ve marka tescil kullanım ispatına yönelik elinizi güçlendirecektir.

Reklam, Tanıtım ve Promosyon

Markanız için yapmış olduğunuz reklam, tanıtım, promosyon görselleriniz ve giderlerinize ait faturaların kayıt altına alınması markanızın korunmasına yardımcı olacaktır. Bu emtialarda tarihler resmi olarak yer aldığından güçlü delillerdir.

Ayrıca, katılmış olduğunuz fuar ve organizasyonlarda markanızın korunmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle katılmış olduğunuz fuar ve organizasyonlara ait belge niteliğinde evrakları saklamanızda fayda var. Örnekse; ev tekstili fuarı, mobilya fuarı veya silah fuarı vb. gibi. ABC Home Tekstil, ABC Mobilya, ABC Silah şeklinde markanızın fuarda yer aldığını resmi evraklara marka ismini yazarak işletmelisiniz.

Özetle markanızı kullandığınızı ispat eden ve yukarıda belirtilen delillerden oluşan bir marka kullanım dijital arşiviniz olmalıdır. Markanızı koruyacak olan bu deliller, markalaşmanız için de önemli katkı sağlayacaktır.

Unutmayın! Kullanıyorsanız ispat etmelisiniz!